【案评要旨】

在一些已经授权的外观设计中，有相当数量的设计带有功能性的特点。因此，在确定某一项具体的外观设计的保护范围时，应当注意区分哪些是能够对该产品的美感作出贡献的部分，哪些是完全由产品的功能性决定的部分。对由功能性决定的形状和图案，不应确定在该外观设计专利的保护范围内，否则会妨碍公众对一件产品进行具体的创新和使用。

【基本案情】

原告：钱学根

被告：苏州市冷拉型钢厂（以下简称苏州型钢厂）

被告：山东吉明美工业有限公司（以下简称吉明美公司）

原告钱学根设计了一种型材，并于1999年4月16日申请名称为“万向节轴承座型材坯料”的外观设计专利。国家知识产权局1999年12月3日予以授权，专利号为ZL99304163.9，目前该专利仍在有效期内。

该外观设计专利涉及的是一种万向节轴承座型材坯料，其图片的主视图为：一圆弧形与长方形上框两边等距离相连，沿长方形下框向下凸出一与两边等距的矩形。俯视图为：一与两边等距的圆弧体，沿竖长方形的中部凸起。左视图为：一与上下两边等距的弧体，沿横长方形的中部凸起。立体图（见附图二）为：一长方形上面中部凸起一长圆弧体，沿长方体下面向外凸出一与左右两面等距的矩形体。后视图与主视图相同，右视图与左视图相同。

2002年6月30日，被告吉明美公司与被告苏州型钢厂签订加工承揽合同，合同约定：苏州型钢厂按照吉明美公司提供的图纸技术要求，为吉明美公司加工制作两种规格的轴承座型材。原告钱学根发现苏州型钢厂加工轴承座型材后，认为该行为侵犯了其外观设计专利权。

根据吉明美公司提交的实物和本院对模具的保全照片所反映的形状，苏州型钢厂为吉明美公司加工制作的也是万向节轴承座型材坯料，其外观形状与原告的专利外观设计相近似，区别在于型材坯料底部中间凸出的矩形两边各有一道定位凹槽（见附图三）。万向节轴承座（见附图一）与被控产品相比，外形轮廓基本相同，区别在于轴承座的一面呈弧形，另一面中间钻有圆洞，上面左右各有一个自上而下贯通的圆孔。

钱雪根的诉讼请求是：判令被告苏州型钢厂、吉明美公司立即停止侵权行为，销毁生产侵权产品的模具，赔礼道歉，赔偿经济损失10万元，支付必要的调查费用，承担本案诉讼费。

被告苏州型钢厂辩称：我厂制造的轴承座异形材是根据吉明美公司的委托并按其提供的图纸加工制作的，没有仿制原告的专利产品；我厂加工的这批轴承座底部两边均有定位凹槽，其外观与原告的外观设计专利有明显区别；我厂加工的轴承座外观形状在原告专利申请日以前已经存在，属于可自由利用的现有技术，不属于原告外观设计专利所保护的范围；原告的“万向节轴承座型材坯料”专利外观设计，在申请前已作为一种公有技术在国内外广泛使用，该专利也不具有创造性、新颖性。因此，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。

被告吉明美公司辩称：苏州型钢厂与我公司于2002年6月签订了一份加工合同，为我公司加工定做了30吨两种规格的万向节轴承座异型材，其生产用图纸均由我公司提供，我公司的图纸是由我公司的合资方日本GMB株式会社提供。图纸中所展示的产品及包含的万向节外观早在1999年之前就已在日本GMB株式会社及我公司大量生产。根据专利法规定，我公司享有先用权。同时，由于日本GMB株式会社早在1977年就用异型材制作万向节轴承座，并装配成万向节产品销往全球，还在广告资料和产品介绍样本进行宣传，所以万向节轴承座异型材的外观形状已成为一种可以自由利用的公有技术，根据专利法规定，原告的外观设计专利不具有创造性、新颖性，不属于外观设计专利所保护的范围。

〖审判结果〗

南京市中级人民法院经审理认为，本案两被告主张享有先用权，理由是被告吉明美公司年鉴中的成品万向节图片包含原告申请的外观设计形状，吉明美公司在1995年即采用锻造方式加工制作万向节轴承座坯料。对此，本院不能同意。因为：第一，吉明美公司年鉴所刊载的是万向节产品，吉明美公司承认万向节所包含的轴承座有多种加工方法，采用涉案专利产品型材坯料加工万向节轴承座只是其中的一种方法，故不能由年鉴中刊载的万向节轴承座得出是由与原告专利产品形状相同或近似的型材坯料加工制造的结论；第二，即使吉明美公司确实在1995年已经开始锻造与原告外观设计专利产品形状相同或者近似的型材坯料，其先用权范围也仅限于自己制造，且制造行为应当一直持续到专利申请日。但两被告并没有提供吉明美公司持续制造的证据，相反却有证据表明吉明美公司在原告专利授权后委托苏州型钢厂等其他单位制造。因此，两被告依法不能享有先用权。

关于两被告的已有设计抗辩，南京市中级人民法院认为，本案两被告支持其已有设计抗辩的主要证据是韩国GMB株式会社简介、日本GMB株式会社简介、产品介绍以及日本企业图纸10份。本院认为，这些证据材料均是在中华人民共和国领域外印制或制作的外文书证，根据《最高人民法院关于民事证据的若干规定》第十一条、第十二条的规定，应当履行公证、认证手续，并应当附有中文译文，否则不具有证明效力。而且，公司简介、产品介绍并未表明其是否公开以及公开的时间，企业图纸是否受控也没有其他证据证明。因此，被告苏州型钢厂和被告吉明美公司以此作为已有设计抗辩的依据不足。

本院注意到两被告还以被控产品设计与公知的万向节轴承座的外观相近似作为已有设计抗辩的理由。对此，原告钱雪根认为，公知产品外观不能脱离产品而单独存在，万向节轴承座虽然是其申请专利前公知的产品，但其与被控侵权产品万向节轴承座型材坯料在外观设计专利国际分类表中分属不同类别，是不同的产品，不具有比对的基础，而且两者的外观也有差别，因此得出被控万向节轴承座型材坯料的外观形状来源于公知产品万向节轴承座的外观形状是不合适的。本院认为，《国际外观设计分类表》作为外观设计专利申请时的分类依据，对于审查外观设计专利的新颖性以确定外观设计专利的独占权范围是有必要的，在法院进行侵权判定比对时也是一个重要依据，但不是唯一依据。就本案而言，在以被控产品与公知产品进行比较时，不能不考虑公知产品与被控产品客观上存在的特殊关系和消费者对商品分类的一般理解，否则就有可能不当地扩大外观设计专利的保护范围，损害社会公共利益。本案被控万向节轴承座型材坯料与轴承座虽然在《国际外观设计分类表》中属于不同的分类，万向节轴承座型材坯料在25-01-A0118，轴承座在15-9 9，但从两种产品的关系看，万向节轴承座型材坯料的直接作用是加工万向节轴承座，万向节轴承座的直接作用是组装万向节，除此两者都不具有其他独立的作用和功能。而且两者虽然是前后两个阶段的产品，但作用最终都是为万向节的制造服务，这种阶段性的特殊关系和产品所具有的特定功能，在一定程度上限制了万向节轴承座型材坯料和万向节轴承座的消费群体不是普通意义上的的一般消费者，而是特定的万向节制造企业。因此在确定万向节轴承座型材坯料与万向节轴承座是否类似时，应当以万向节制造企业的视角进行判断。从这个角度考虑两种产品的用途、功能、市场销售、实际使用等因素，万向节轴承座型材坯料与万向节轴承座应当是类似产品，具有可比性。另外从外观设计角度分析，对于本领域普通技术人员来讲，虽然加工万向节轴承座的型材坯料外观可以有多种设计，但在万向节轴承座外观形状在确定的情况下，从节省材料、方便加工的功能出发，必然显而易见地启示出最接近万向节轴承座外观轮廓，又不影响后续加工的设计方案，从而自然地得出与被控万向节轴承座型材坯料相同或者近似的外观。这种启示完全在本领域普通技术人员的现有整体技术的范围内，并不需要创造性劳动。本案万向节轴承座的外观包含被控产品和专利设计的外观轮廓，而且专利设计所不具有的定位凹槽，在被控产品和万向节轴承座中都有，因此被控产品要比专利设计更接近万向节轴承座的外观，从而进一步证明两被告关于被控产品外观来源于公知产品万向节轴承座外观的理由能够成立，故本院采纳两被告的已知设计抗辩。

综上，被告苏州型钢厂和被告吉明美公司没有侵犯原告钱雪根的外观设计专利权，不应承担任何侵犯专利权的民事法律责任。原告钱雪根基于侵权成立所提出的所有诉讼请求，因缺乏事实和法律根据，本院均不予支持。依照《中华人民共和国专利法》第二十三条、第五十六条第二款、第六十三条第一款第（二）项以及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条之规定，南京市中级人民法院于2003年6月5日判决：驳回原告钱雪根的诉讼请求。

    一审判决后，双方当事人均未上诉，判决发生法律效力。

〖裁判分析〗

这是一起涉及到多种抗辩事由的外观设计专利侵权案件。对于先用权抗辩和已有设计抗辩，法院在裁判理由中已经作了充分的阐述，此处不在赘述。鉴于两被告在答辩中均认为涉案专利不具有创新性、新颖性，不应当得到保护，所以这里着重讨论如何正确划定型材外观设计专利保护范围的问题。

根据我国专利法第二十三条规定，外观设计专利的授权条件是新颖性（或称原创性）。产品外观设计专利申请是否应当授予专利权，依法应当由国家专利局或者专利复审委员会审查决定，而不应由人民法院在侵权诉讼中审查决定。人民法院在审理产品外观设计专利侵权纠纷案件中，应当依照专利法第二十三条、第五十六条第二款以及专利法实施细则第二条第三款的规定确定专利权的保护范围。

依照我国专利法的规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感，并适于工业上应用的新设计。应当认为，产品外观设计专利权所保护的是满足美感需求而表现出的产品的外表形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案结合的新设计部分。在专利申请日前该产品已有的外表形状，该产品内部结构形状以及该产品技术功能所决定的外表形状，不属于该外观设计专利所保护的内容。世界知识产权组织编写的《知识产权法教程》指出：“工业品的外观设计属于美感领域，但是同时是作为工业或手工业制造产品的式样的。一般说来，工业品的外观设计具有物品的装饰或美学的外表。装饰的外表可以由物品的形状和/或图案/或色彩组成”1996年5月欧洲议会和外观设计法律保护委员会制定的欧洲共同体指示统一文本草案，对外观设计保护内容作出了更加具体的限定。草案指出：“保护不应该延伸到在产品正常使用过程中看部件的哪些部件，或者当部件在安装时不能看见的部件特征，或者本身不能满足新颖性和独创性特征要求的产品”；“对唯一由技术功能支配的产品的外观特征，不应该授予外观设计权”；“不应该因为对只由技术功能所支配的特征授予外观设计保护而妨碍技术革新”。《发展中国家工业品外观设计示范法》规定：“完全是为了获得技术效果的设计，不能得到外观设计保护。” 在1988年美国联邦巡回上诉法院审理的“阿维阿”一案中，法官重申：“促进装饰性艺术正是外观设计专利法的目的”，产品的功能性方面是由发明专利法保护的，如果以外观设计专利法保护功能性的要素，就会混淆外观设计专利法于发明专利法的区别，甚至以外观设计专利法取代发明专利法。[1]最高人民法院1997年2月在《关于不属于外观设计专利的保护对象，但又授予外观设计专利的产品是否保护的请示的答复》中也认为，产品技术功能所决定的外表形状，不属于该外观设计专利所保护的内容。

在美国联邦巡回上诉法院审理的Oddzon Products, Inc. 诉Just Toys, Inc.一案中，专利权人和被控侵权人是市场上的竞争对手，原告的外观设计专利产品是带有一些鳍状物和一条尾巴的橄榄球形泡沫橡胶产品，被告也生产、销售带有若干鳍和一条尾巴的橄榄球。原告向法庭提交了21份造成“实际混淆”的证据，证明被控产品与专利产品相近似，请求法院判令被告侵权。一审法院认为，专利权人提供的这些证据最多只能说明，任何带有一条尾巴和若干鳍的球，看上去都会与本外观设计相似，而与其装饰特征无关，专利权人不能证明被控产品与专利设计在装饰性特征方面任何相似形，无法确定“混淆”是否是由于装饰性特征引起的，认定侵权不成立。美国联邦巡回上诉法院在上诉审中认为，在对外观设计侵权进行分析时，仅仅将被控侵权产品与外观设计专利的附图进行比较是远远不够的。一项外观设计专利所保护的，仅仅是该专利设计的新颖性、非功能性或曰装饰性的特征。如果一项外观设计专利既包含功能性的又包含非功能性的组成部分，那么权利要求的范围首先必须从辨明该外观设计的非功能性方面来加以解释，然后专利权人必须证明，一个普通人将授权的专利产品与被控侵权产品相混淆，是由于两种产品所共有的且均为装饰性的特征造成的。本案专利权人的专家观点仅仅注重于外形上的相似性，而对这种相似性是否是由于装饰性特征引的问题未作任何分析和结论。因此，尽管原告的证据能够证明“实际混淆”和被控产品与专利产品的相似性，但不能证明这种相似性是由于装饰性特征引起的。结果，二审法院仍然驳回了专利权人的上诉。[2]

从本案来看，万向节是一种普遍使用于汽车传动装置的机械部件，它由十字轴和轴承座组成。轴承座由轴承座型材进一步加工而成，轴承座型材则主要通过锻造、冷拉等方法制作。从原告在起诉状、庭审中的陈述以及涉案专利的名称看，原告对万向节轴承座型材坯料形状的设计，是出于节省材料、方便加工的目的，由此专利设计的型材外观非常接近成品万向节轴承座的外观轮廓，该设计并不是为了装饰美化型材，而是由该种形状的型材坯料能够经济、方便地制作万向节轴承座来决定的。对此，原告在庭审中也不得不承认。假如原告的诉讼请求得到满足，被告等于被责令不得利用该种异型材加工万向节轴承座。显然，对原告外观设计的这种保护被延伸到对异型材功能的保护，这是不符合我国专利法的立法目的的，也与国际条约的有关规定不一致。

司法实践在处理此类问题的难点是：如何区分外观设计中的功能性特点和非功能性特点呢？我们认为，应当把握两点：一是凡功能性特征不能脱离产品的功用而存在，它和产品的功用紧密结合、不可分离。例如车轮的圆形设计是为减少车辆在行使过程中的摩擦，这种“圆形”就是功能性特征，不属外观设计专利的保护范围。二是凡功能性特征具有不可选择性。一般来讲，相同功能的产品完全可能采用不同的设计方案来实现，产品的装饰效果和美感要求可以和产品的功用相脱离的，具有可选择性，而功能性的设计往往不具备可选择性。仍以车轮为例，汽车制造商为了美化汽车造型，可以在圆形的车轮上设计出不同的图案，或者对车轴进行装饰性设计，这种设计就是非功能性的特点。而车轮的圆形是有车轮自身具有的功能决定的，具有不可选择性。

在外观设计专利侵权判定过程中，首先应当将专利外观中的功能性特征从外观设计专利权的保护范围中剔除，然后才作近似性判断。如果被控产品外观仍然与专利设计相同或者近似，则落入保护范围。被控产品外观与专利设计在功能性部分的相似之处和判断外观设计侵权是否成立无关。本案原告不能说明专利设计所体现的美感和装饰效果，相反该型材坯料的特定功能性特点恰恰决定了专利型材坯料外观的不可选择性和唯一性。  鉴于涉案专利产品万向节轴承座型材坯料的外观形状是由于功能性而产生的特点，不是装饰性的特点，因此对由功能性决定的形状不应确定在该外观设计专利的保护范围内，否则将不利于公众对一件产品进行具体的创新和使用。

应当注意的是，在确定一项设计究竟主要是功能性的还是装饰性的时候，考虑的是这项设计的总体造型，而不是这项设计的各个组成部分。一项设计的各个组成部分可以具备一定的功能，这个设计的装饰性的那一方面仍然可以享受外观设计专利的保护。原告专利设计里的包括向上凸起的圆弧形、中间的长方形和向下凸起的矩形在内的几个部分的具体设计或者这几部分结合在一起构成的专利设计，都主要是出于更接近轴承座轮廓，以方便加工等方面的考虑。而且，当一件外观设计的形状完全是由该产品的功能所决定时，那么与其稍有区别的产品都不应判定是侵权产品。被控产品在底部矩形两侧各有一道弧行定位凹槽的差别，则完全可以导致被控产品与专利产品在设计上的差异，因此被控产品没有落入原告外观设计专利的的保护范围。

   法院在能够认定被控产品外观来源于已有类似产品设计的情况下，由于已满足已有技术抗辩的条件，完全可以判定原告钱雪根指控的专利侵权不成立，无需对原告钱雪根外观设计专利权的保护范围问题再作认定。但是，由于回答两被告提出的这个问题对于深入认识本案的法律问题具有意义，法院仍可以对该焦点问题作出评判。