【案评要旨】

我国专利法对职务发明创造的发明人或设计人均有给予奖励或报酬的规定，这是我国专利制度的一个重要组成部分，但涉及职务发明创造的发明人或设计人如何主张权利，包括向谁主张权利、合理报酬数额如何计算等问题，在审判实践中的具体案例尚不多见。本案审理过程中不仅解决了当事人的纷争，而且对这些问题作了具体的探索。

【基本案情】

原告（被上诉人）吴大新

原告（被上诉人）姚爱宁

原告（被上诉人）杜英

原告（被上诉人）李旭光

被告（上诉人）新光集团有限公司

案由：发明人奖金报酬

1989年6月8日，盐城市利国煤矿与天然焦开采与利用科研承包课题组签订《科技项目合同》，研究岩浆岩侵入区煤层的安全开采方法。1992年3月，经原江苏省煤炭工业总公司批准，盐城市利国煤矿获准使用“羽状探采法”开采岩浆侵入区煤层。该矿《关于请求批准采用“羽状探采法”开采岩浆侵入区煤层及“煤包采煤工作面质量标准及检查评分办法”的请示》中载明：“……在利国煤矿20年开采实践的基础上进行科研合作，从岩浆侵入区的找煤、采煤到天然焦的利用提出了系列化的成果，特别是对岩侵区煤层开采正式提出了‘羽状探采法’的新的采煤方法，从理论上进一步深化和完善了原有的煤田地质有关理论，并形成了较为完整的回采工艺……”。1992年6月13日，盐城市矿务局向国家专利局申请《岩浆侵入区天然焦煤包开采方法》发明专利。1997年1月16日，被告新光集团有限公司向国家专利局缴纳了登记费、年费和印花税。1997年3月6日，国家专利局经审查后授予专利权，专利权人为盐城市矿务局，发明人为吴大新、姚爱宁、李旭光、杜龙生、王振启、杜英。1997年12月10日，被告新光集团有限公司向国家专利局缴纳了该专利1998年度的年费，此后该专利因未缴纳年费而终止。

1997年7月，盐城市利国煤矿编写了《“岩浆侵入区煤层开采技术” 成果转化情况的总结报告》，对1990年至1996年煤包开采经济效益进行了统计和分析。《岩浆侵入区天然焦煤包开采方法》被授予专利权后，发明人吴大新等向被告新光集团有限公司请求支付报酬，被告新光集团有限公司经研究于1999年12月形成书面意见，同意从1992年至1998年实施发明所得税后利润中提取1%，支付发明人报酬18853.04元。吴大新等则认为，新光集团有限公司以利国煤矿内部考核年利润作为计算报酬的依据不符合法律规定，主张以1992年至1996年每吨煤包的平均利润作为计算1997年至1998年煤包利润的依据。

1992年12月经江苏省体改委批准，盐城市矿务局更名为江苏新光集团公司；1994年6月经江苏省工商行政管理局核准，江苏新光集团公司更名为新光集团公司；1996年经江苏省人民政府批准，新光集团公司改制为国有独资公司，并更名为新光集团有限公司，盐城市利国煤矿为其分支机构。根据工商登记资料和公司章程，被告新光集团有限公司与其紧密层企业盐城市利国煤矿是产权从属关系，新光集团有限公司对盐城市利国煤矿拥有生产经营规划权、投资决策权、产权变动权、财务控制权、资产收益权等权利，盐城市利国煤矿由新光集团有限公司委任董事会或经理人员按统一决策实施经营管理。

在吴大新领取的三笔奖金中，其中2000元是因完成“岩浆侵入区煤层开采技术”项目而得的奖金，另外两个50元是吴大新在盐城市矿务局举办的第五次和第七次科技大会上因提交的论文获得一等奖而得的奖金，均非专利发明人应获得的奖金。

原告吴大新、姚爱宁、杜英、王振启、杜龙生与被告盐城市利国煤矿、新光集团有限公司发明人奖金报酬纠纷一案在审理过程中，原告王振启、杜龙生自愿放弃诉讼权利和实体权利，本院予以准许；原告吴大新、姚爱宁、杜英申请追加涉案专利的共同发明人李旭光为本案原告，本院依法追加李旭光为本案原告；李旭光经本院合法传唤后既不放弃实体权利，也不参加诉讼，本院保留其作为本案原告的诉讼主体资格；原告吴大新、姚爱宁、杜英自愿撤回对被告盐城市利国煤矿的起诉，本院亦予以准许。因此，本案的诉讼当事人最终确定为原告吴大新、姚爱宁、杜英、李旭光和被告新光集团有限公司。

原告根据《中华人民共和国专利法》及其实施细则的规定，向被告新光集团有限公司请求支付发明人应得奖金和实施专利后的报酬，但双方在支付金额等方面有分歧。请求法院判令被告新光集团有限公司支付奖金和报酬共计397750元，承担本案的诉讼费用和律师代理费用。

被告新光集团有限公司答辩称，新光集团有限公司并未实施，也未许可他人实施涉案专利，因此不存在向原告支付实施专利报酬的问题。新光集团有限公司已经支付奖金2000多元，不存在再次支付问题，而且涉案专利1997年3月获得授权，新光集团有限公司1999年12月给原告的答复并未涉及奖金支付，原告现在主张奖金，也已超过诉讼时效。请求人民法院驳回原告的所有诉讼请求。

【审判结果】

一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、1992年修改后实施的《中华人民共和国专利法》第十六条、1993年1月1日实施的《中华人民共和国专利法实施细则》第七十条、第七十一条、第七十二条之规定，判决，被告新光集团有限公司向原告吴大新、姚爱宁、杜英、李旭光支付实施ZL92107602.9“岩浆侵入区天然焦煤包开采方法”发明专利的报酬共计197284元；驳回原告吴大新、姚爱宁、杜英、李旭光的其他诉讼请求。

一审判决后，被告新光集团有限公司不服判决提起上诉，二审法院经公开开庭审理，确认了一审法院所采信的证据和所查明的事实，主持调解，双方当事人自愿达成协议，新光集团有限公司考虑到专利发明人所做的工作，一次性向该项专利发明人支付奖励费80000元整；发明人所主张的本案诉讼过程中发生的费用38500元，不再向上诉人新光集团有限公司主张。

【裁判分析】

本案涉及专利发明人因奖金和报酬与所在单位协商解决不成而发生的纠纷，诉争之事实发生于专利法1992年第一次修改之后，第二次修改之前，因此，本案应适用1992年第一次修改后实施的《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称1992年专利法和1992年细则）及其相关的法律法规。

对职务发明人或设计人的奖励，我国颁布专利法尽管前后三次修订，但均在第十六条中作了明确规定。本案发生于专利法第二次修改之后，应当适用1992年修改后的专利法及其实施细则的规定。解读上述规定，可以看出有两层含义：（1）在职务发明创造被授予专利权后，不论发明创造是否已经实施，专利权人都应当对该发明创造的发明人或者设计人给予奖励；（2）职务发明创造实施后，专利权人应当根据其推广运用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予奖励（合理的报酬）。这种奖励又分两种情况，一是从专利权人自己实施发明创造所获得的利润中提取一部分作为报酬；二是从专利权人转让或者许可他人实施其专利所收取的转让费或者使用费中提取一部分作为报酬。本案原告吴大新等的主张包括奖金和合理报酬两部分，虽然最终以调解方式结案，但在审理中涉及的以下三个问题值得进一步研究：

一．职务发明人或者设计人能否直接向专利被许可人主张报酬？

本案新光集团有限公司是涉案发明专利的实际持有人，涉案专利是由盐城市利国煤矿具体实施的。由于新光集团有限公司和盐城市利国煤矿均是独立的企业法人，所以，原告吴大新等应当要求新光集团有限公司从其许可盐城市利国煤矿实施涉案专利的使用费中提取一部分作为报酬支付。但是，本案新光集团有限公司和盐城市利国煤矿之间并无书面的许可实施合同，新光集团有限公司也未从盐城市利国煤矿收取使用费。从新光集团有限公司和盐城市利国煤矿之间关系分析，可以认定是免费许可使用。在这种情况下，发明人能否直接起诉专利被许可人主张报酬？

本案原告吴大新等在起诉时，是以新光集团有限公司和盐城市利国煤矿为共同被告主张权利的，对此，一种意见认为，按照合同相对性原则，职务发明人或者设计人无权向被许可人主张权利。如果存在专利权人与被许可人之间恶意串通损害职务发明人或者设计人获取奖金报酬利益的，应当认定许可合同无效。先就被许可人实施专利获利问题按无效合同原则处理，再就职务发明人或者设计人与专利权人之间的报酬问题进行处理。另一种意见认为，由于被许可人获取了不当利益，从社会效果看直接判决被许可人向职务发明人或设计人支付报酬，更符合诉讼经济原则，而且该报酬可以直接参照普通许可费用标准计算。

一般来讲，职务发明人或设计人与专利权人之间由于支付报酬形成的权利义务关系，与专利许可使用人与专利权人之间由于许可合同形成的权利义务关系，分别属于两个不同的法律关系。所以，职务发明人或设计人只能向专利权人主张报酬，而不能直接向专利被许可使用人主张劳动报酬。从原告在审理中撤回对盐城市利国煤矿起诉的情况看，一审法院倾向于第一种观点。

应当讲，1992年专利法规定对发明创造实施后单位给予发明人或者设计人的奖励，应当理解为发明人或者设计人应当获得的劳动报酬。因为1999年国务院发布的《关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的决定》指出：“对于知识产权的职务发明人、设计人、作者以及主要实施者，要给予与其实际贡献相当的报酬和股权收益。”这在2000年专利法修改时将第十六条规定的专利实施后的“奖励”改为“合理的报酬”中也可以看到。因此，这种奖励并不是一种可有可无的奖励措施，而是发明人或者设计人的民事权益。问题是，本案的专利权人并没有从专利许可实施中直接获得利益，又如何向发明人支付报酬呢？从本案的情况看，虽然专利持有人新光集团有限公司和被许可人盐城市利国煤矿均是各自独立的企业法人，但其生产经营决策、财产控制等权利是由其全额投资者新光集团有限公司统一行使的。这种高度集权的经营模式，使得盐城市利国煤矿成为新光集团有限公司实现其企业目标的工具，丧失了作为企业法人的自我意志、自我决策的独立性。一审法院根据新光集团有限公司对盐城市利国煤矿全资控股和母子公司资产、业务混同的事实，运用公司人格否认制度判决新光集团有限公司对盐城市利国煤矿实施涉案专利这一生产经营决策行为承担相应的民事责任，按照盐城市利国煤矿实施专利所获利润向吴大新等支付相应报酬，充分体现了专利法的立法宗旨，较好地保护了发明人的合法权益。二审法院的调解方案对此也予以了确认。

二．报酬请求权能否分割处理？

涉案专利的发明人有6人，起诉的3人，追加的1人，审理中放弃诉讼和实体权利的2人。因此，对于是否要从报酬总额中扣除放弃实体权利的发明人的应得份额，有两种不同意见。一种意见认为，实施发明专利应得报酬属于全体职务发明人，其中的个别发明人出于种种考虑不愿参加诉讼且明确放弃实体权利，是处分自己民事权利的行为，该放弃针对的是专利权人，因此应当从报酬中扣除相应份额。另一种意见认为，发明人的报酬请求权是一种连带债权，任何一个发明人都不可能仅就自己的份额主张报酬，报酬请求权是完整的和不可分割的。因此，即使其中有的发明人放弃了权利，也不应当影响提起诉讼的其他发明人行使完整的报酬请求权。部分发明人的放弃行为仅在发明人内部产生效力，并不发生外部效力。而且，如果法院因部分发明人的放弃行为而扣减报酬，那么应当等份扣减还是不等份扣减显然是难于作出判断的，因为这涉及到发明人之间的内部分配，不是本案所要解决的问题。一审法院同意第二种意见，王振启、杜龙生放弃本案的实体权利，不影响原告吴大新等主张全部报酬请求权。

三．报酬的起算时间？

1992年专利法实施细则第七十二条规定：“专利权的持有单位在专利权的有效期限内，实施发明创造专利后每年应当从实施发明或者实用新型所得利润纳税后提取0.5%-2%,……,作为报酬支付发明人或者设计人；……”。同时，2000年修改后的专利法第三十九条、第四十条规定，专利权自公告之日起生效。第四十二条规定，专利权期限自申请日起计算。因此，专利权的有效期限与专利权的计算期限不是同一概念，专利权只有在“生效”之后才涉及计算“有效”期限，在专利权的“有效期限内”实施发明创造专利，针对的是专利申请被授权后至终止、无效之日持有单位实施专利的行为，故报酬应当自专利申请被授权后持有单位实施发明创造专利之日起算。本案原告吴大新等请求支付实施发明专利报酬的计算期限应为1997年3月6日至1998年底。对专利申请日至专利授权日被告新光集团有限公司许可使用申请专利的技术所应支付的报酬，原告吴大新等可以依据国家奖励职务技术成果发明人的相关法律规定另行主张。但是，本案原告起诉时，涉案专利申请已经被授予发明专利，申请人申请专利的技术方案与国家知识产权局公布的申请及授权公告方案并无不同，盐城市利国煤矿实际在专利技术方案申请前已经开始实施并产生效益。对于专利授权以前的实施行为要求原告另行主张，客观上会造成当事人的诉累，不符合诉讼经济原则。同时，国家对实施职务技术成果给予发明人的奖励比例高于专利法规定。如《中华人民共和国促进科技成果转化法》第三十条规定：“企业、事业单位独立研究开发或者与其他单位合作研究开发的科技成果实施转化成功投产后，单位应当连续三至五年从实施该科技成果新增留利中提取不低于5％的比例，对完成该项科技成果及其转化作出重要贡献的人员给予奖励。”基于以上考虑，一审法院将本案计算实施发明专利奖励报酬的期间确定为1992年6月13日（专利申请日）至1998年底专利权终止日是适当的。同时，考虑到盐城市利国煤矿在专利申请日之前即已利用煤包开采技术，也为计算方便，对于专利申请日前5个多月（1992年1月－6月12日）的实施报酬也一并计算在内，没有扣除。

（作者：南京市中级人民法院：刘红兵）